31/01/2023
Através de deliberações formalizadas em ata de reunião realizada em 28 de dezembro de 2022 (SEI INPI 0747049), a Diretoria do INPI decidiu simplificar consideravelmente a averbação de contratos de transferência de tecnologia, passando a adotar, de imediato, as seguintes alterações propostas:
1) Aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, com dispensa de e-notarização e e-apostila, e dispensa de notarização e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras. Nas situações que envolvem a utilização de assinatura digital, não será mais exigido o apostilamento/legalização consular. Nos demais casos, permanece a necessidade de apostilamento/legalização consular.
2) Remoção da obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas do contrato e anexos. As petições eletrônicas referentes a todos os atos praticados pelo requerente do registro ou da averbação deverão conter campo específico em que o seu procurador declare responsabilizar-se pela veracidade tanto das informações prestadas quanto dos documentos juntados. A boa-fé será presumida em todos os atos praticados perante o INPI.
3) Remoção da obrigatoriedade de inserção de duas testemunhas quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura. A inserção de duas testemunhas nos contratos privados é algo facultado às partes, não uma obrigatoriedade. O entendimento da Diretoria do INPI é que não se aplica o art. 784, inciso III, do CPC à situação em comento, por não se tratar de título executivo extrajudicial.
4) Não obrigatoriedade de apresentação dos documentos societários de pessoas jurídicas sediadas no Brasil (estatuto, contrato social ou ato constitutivo e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil).
5) Aceitação de averbação da modalidade contratual de licenciamento de tecnologia não patenteada (ou licenciamento de know-how). Para o INPI, com a adoção dessa modalidade de licenciamento criam-se ambientes institucional, jurídico e de negócios seguros, capazes de estimular o crescimento do número de contratos dessa natureza firmados entre empresas nacionais e estrangeiras detentoras de tecnologia, ampliam-se as oportunidades de comercialização de direitos de propriedade industrial e intelectual e alavanca-se o processo de inovação no país, estando tais práticas alinhadas às melhores práticas internacionais, como as políticas públicas de fomento à inovação tecnológica dos países da OCDE.
6) Flexibilização do pagamento de royalties por pedidos de patentes, de DI e de marcas, deixando de impedir registro/averbação de acordos entre partes privadas. Caberá ao INPI analisar a natureza jurídica dos ativos de propriedade industrial, objeto dos contratos, para que seus efeitos remuneratórios sejam examinados e justificados pelos contratantes perante as entidades competentes da Administração Pública, porém não serão criados obstáculos ao seu registro que possam inviabilizar pagamentos pactuados entre as partes contratantes. Assim, a Diretoria do INPI e a PFE (Procuradoria Federal Especializada) consideraram não ser sua competência determinar limites de pagamento entre empresas vinculadas, ou seja, remessa de royalties ao exterior, nem cabe ao INPI se pronunciar, sem ser demandado pelos órgãos competentes, sobre aspectos fiscais e econômicos dos contratos, relacionados ao valor e ao prazo (Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 2017 e Resolução INPI/PR n° 199, de 2017).
Conclusão
As novas diretrizes do INPI, que desburocratizam e tornam mais célere o procedimento de averbação dos contratos de transferência de tecnologia, visam atender ao desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e promover a inovação no país, assim como preservar a autonomia contratual das partes, em harmonia com a Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica).
Caroline F. Nunes, Advogada.
